Marcas y copias: la eterna pelea de la propiedad intelectual en Venezuela

La existencia de un mini Walmart en Puerto Cabello, un Dollar Tree en Maracay, una farmacia Wolgreens en Mérida, y un aparente Five Guys en Caracas abrió una discusión que siempre vuelve: la apropiación de propiedad intelectual en Venezuela. Para dar algunas luces sobre lo que abarca la normalización de las conductas desleales, una experta responde aquí las preguntas más comunes

Marcas y copias: la eterna pelea de la propiedad intelectual en Venezuela

Hay un mini Walmart en Puerto Cabello, un Dollar Tree en Maracay y un Cosco en Lechería, estado Anzoátegui. Sí, no has leído mal. Son nombres que resultan familiares y sí, son empresas que funcionan sin que una gran cantidad de personas sepan que su identidad no es original.

Son establecimientos que no solo adoptan el nombre de compañías internacionales, sino tipografías, packaging (empaque, envase o embalaje de algo) y todo el acondicionamiento estético de tiendas – o trade dress – que acumulan años de posicionamiento en el mercado y por lo tanto tienen recordación de marca.

La última discusión, de las muchas que seguramente seguirán surgiendo, la abrió un usuario en Twitter al comentar que un restaurante de Caracas, Smash Guys, posee, por inspiración o no, una identidad gráfica igual a la de cadena de comida rápida estadounidense Five Guys.

El tuit dio para todo. Unos se quejaron de la falta de creatividad de los negocios en Venezuela. Otros sobrepusieron el hecho de que es una fuente trabajo en un país golpeado por la recesión. Varios más dijeron que la comida era mejor que la de Five Guys. Y un porcentaje expuso otros emprendimientos o tiendas que han tomado impulso de la misma manera, irrespetando los derechos de propiedad intelectual.

La realidad es que son conductas desleales cuyas implicaciones cuestan millones de dólares en países donde la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual se respeta. Para comprender la profundidad de la situación, El Interés conversó con María de los Ángeles Niño, abogada miembro de la firma Bolet y Terrero, especializada en Propiedad Intelectual.

¿Qué es la propiedad intelectual?

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “la propiedad intelectual (PI) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio”.

Todas esas ideas, cuando se materializan, se protegen mediante patentes, derechos de autor y las marcas con el objetivo de que las empresas o creadores obtengan “reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones”.

De acuerdo con la OMPI, la idea de que exista este tipo protección es “fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación”.

¿Qué pasa en Venezuela?

En Venezuela, la institución encargada de regular la PI es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la cual se encarga de hacer cumplir la Ley de Propiedad Industrial. La misma se creó en 1955 y desde entonces no se ha reformado, esa es una situación cuestionada duramente por los especialistas debido a que ha posicionado al país entre los últimos en materia de innovación y tecnología.

Solo para contextualizar, la OMPI publica anualmente el Índice Mundial de Innovación, el cual sirve para analizar, entre otras cosas, la producción de conocimiento y creatividad, así como los avances en tecnología, y Venezuela ni siquiera fue considerada para el informe de 2020. Algo que contrasta con su situación hace una década y media, cuando aún calificaba.

Lo mismo ocurrió con el Índice Internacional de Propiedad Intelectual de 2020, donde Venezuela quedó en el puesto 127 de los 129 países que participaron, siendo el último Haití.

Retrasos de años

La situación no solo se trata de desactualización, sino de retrasos en el proceso de aceptación de patentes o marcas. Esto último es algo que se agudizó incluso más cuando Hugo Chávez decidió salirse de la Comunidad Andina de Naciones en 2006, ya que las posibles patentes no pudieron aprovechar los derechos de protección de propiedad intelectual que garantizaba pertenecer a la CAN.

Hay que destacar que en el caso de las patentes, existe registro de empresas del sector farmacéutico y alimenticio que buscaron en ese momento – 2006 – legalizar alguna fórmula y no lo conseguieron.

Al respecto, Niño señala que en 2020 ocurrió una agilización en la oficina de patentes del SAPI, pues su dirección pasó a manos del profesor Francisco Astudillo, quien se encargó de reactivar la examinación y publicación de concesiones para medicamentos.

“Teníamos 15 años que en Venezuela eso no ocurría, por decir poco. Es algo que ahora está empezando a cambiar, pero podría de la noche a la mañana desaparecer. Sin embargo, es algo que ahora mismo sí está cambiando para bien”, resalta Niño.

Es esto, ligado a la falta de conocimiento, lo que hace que la lucha entre marcas y copias se convierta solo en un tema de opinión pública en Venezuela, especialmente cuando se trata de derechos de marcas extranjeras.

¿Cuánto pierde o gana una marca por PI?

Cuando se trata de defender la propiedad intelectual todo está en juego, tanto así que muchos prefieren establecer acuerdos fuera de los juzgados para no perder su identidad o extender un problema por años.

Uno de los casos más sonados fue el de la compañía Trump, sí la del expresidente de los Estados Unidos, contra iTrump, una aplicación para enseñar a tocar trompeta que se lanzó en 2011 en la Apple Store.

En ese momento, los abogados de Trump buscaron desaparecer la marca señalando que “podía generar confusión y llevar a los consumidores a creer falsamente que el software (…) está afiliado al de Trump, (…) lo cual podía “diluir” la calidad de la marca”.

Sin embargo, el creador de la app, Tom Sharfeld, no le hizo el camino fácil a Donald Trump. A su favor estaba que había presentado documentos ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) y que Trump, como palabra, significa trompeta.

Con esos dos factores, Sharfeld decidió ser su propio abogado y el Tribunal de Apelación de Marcas de Estados Unidos declinó a su favor tras quitar a la marca Trump su derecho exclusivo a utilizar el término “Trump” en relación a servicios de entretenimiento, incluyendo reality shows en televisión.

Apple en China

Si hay algo que Apple tiene claro es que todas sus marcas son sinónimo de exclusividad y en China, un mercado reconocido por la piratería, no podía ser la diferencia. Por eso, en 2012, Apple demandó a una compañía local, Xintong Tiandi, por usar el nombre “IPHONE” para su línea de bolsos y forros de celulares.

Pero los resultados no fueron los esperados, ya que el Tribunal Supremo Popular Municipal de Beijing falló a favor de Xintong Tiandi.

El alegato fue que la empresa local obtuvo el registro de la marca en 2009, mientras que Apple recibió la aprobación en 2013 y no podía probar que era una firma reconocida en China antes de ese tiempo.

Lo trágico es que esta no ha sido la única batalla de Apple en la segunda economía del mundo. Según recoge la agencia Reuters, “en 2012, la empresa pagó 60 millones de dólares para poner fin a una prolongada disputa legal sobre la marca registrada del iPad en China, que había obstaculizado algunas ventas y retrasado la introducción de un nuevo iPad en el país”.

¿Hay casos en el país?

Niño señala que sí, pero son situaciones que se tratan en el ámbito privado porque vía tribunales no son una prioridad y además existe un gran desconocimiento en la materia.

En su experiencia, se le entrega una carta de cese o desestimiento a la compañía que hace la simulación, en la cual se le suelen dar cinco días de plazo para retirar cualquier producto o empaque que haga referencia a la marca afectada. Igualmente, se les explica el problema a través de la presentación de una compilación de pruebas que respaldan la existencia de la marca.

En vista de los numerosos casos en los que ha participado, María Niño resalta lo siguiente: “Hay que enseñarlos porque el desconocimiento sobre Propiedad Intelectual es gigante incluso en el sector comercial. De nada sirve usar una marca de un tercero que nunca vas a poder registrar. Es mejor crear una marca propia, (…) porque a fin de cuentas eso es dinero”.

Por dar un ejemplo, Niño menciona que hay personas que confunden el nombre del registro mercantil de una empresa con la marca, y por lo tanto creen que eso los faculta a usarlo como tal, lo cual no es cierto.

“El hecho de que tú vayas a un registro mercantil y te registres, por ejemplo, como Mc Donalds, no significa que tengas el derecho de usar una marca. La denominación social, que sería el nombre de una empresa que figura en el RIF, es totalmente distinto a una marca. Una marca es un bien inmaterial, un activo económico, protegido por la Ley de Propiedad Industrial”, detalla.

¿Cómo verlo de manera práctica? Mc Donalds es la marca y Arcos Dorados de Venezuela es la empresa que la maneja en el país.

“A Mc Donalds, Arcos Dorados de Venezuela (la empresa) no le cuesta lo que cuesta la marca Mc Donalds. Su marca cuesta más que cualquier cantidad de hamburguesas que vendan o las recetas que posean como secretos empresariales. La marca es un activo”, sentencia.

¿Esto aplica para el caso Five Guys – Smash Guys?

Hay posibilidades, pero hasta los momentos no es así.

Para entender el porqué, María de los Ángeles Niño explica que “las marcas son un derecho exclusivo, pero exclusivo de manera territorial. Es decir, si alguien quiere usar su marca en Colombia, la tiene que registrar en ese país. Si la quiere usar en Perú, debe hacer el mismo proceso”.

¿Qué implica esto para el caso Five Guys – Smash Guys? Que al tratarse de un derecho territorial, si el primero no tiene la marca registrada en el país, entonces cualquier tercero puede solicitarla para el mismo producto o servicio.

¿Por qué? “Porque ese tercero es famosísimo en Estados Unidos, pero no tiene registro en Venezuela”, señala Niño.

El poder una marca

No obstante, hay excepciones: las marcas notorias. Estas son las marcas que son reconocidas alrededor del mundo sin mucho esfuerzo, siendo algunas de ellas: Mc Donalds, Burger King, Amazon, Google, Ferrari y Facebook.

Según Niño, es en casos así cuando todo cambia: “En Venezuela no hay una protección directa de la marca notoria, la Ley de Propiedad Industrial no las protege como si lo hace la decisión 486 de la CAN. No obstante, de una u otra forma, en el ejercicio, los abogados pueden justificar la existencia y protección de una marca notoria y lograr que otro deje de usarla”.

¿Cómo se hace? Presentando pruebas. En el caso del SAPI, la oficina de marcas puede negar la concesión de una utilizando el recurso de la confusión, el cual está incluido dentro de la Ley de Propiedad Industrial.

Sin embargo, nunca se ha aceptado el hecho de que se trate de una marca notoria porque no lo contempla.

¿Se puede evitar la apropiación?

Sí, especialmente si la marca aún no está registrada.

En su página web, la OMPI señala que antes de solicitar un registro de marca comercial, se debería verificar que no haya otra que sea igual o similar porque se podrían originar confusiones.

Además recomienda hacer una búsqueda en internet que luego pase a manos de un agente de marcas que verifique si no hay marcas idénticas y/o similares  en el mercado nacional.

Otra de las sugerencias es primero esperar la aprobación del registro y luego invertir, ya que es posible que exista un tercero que se oponga; o que la marca en sí misma no sea registrable en virtud de la normativa vigente.

Esto último podría ocurrir porque se trata de un signo genérico, descriptivo o engañoso.

¿Qué dice la especialista?

La abogada de Bolet y Terrero destaca que la mejor marca que alguien se pudiera inventar y registrar es la marca arbitraria o de fantasía: “Es una marca que no existe en el diccionario, que no tiene significado en nuestra lengua”.

Igualmente, puntualiza que “hay que pensar en la marca como un activo de la empresa, como un bien más que te aportará un valor económico en el presente y en el futuro. La marca te ayudará luego a crear una franquicia, a tener una identificación propia”.

Agrega también: “Si tu marca está disponible para ser registrada, regístrala. Es lo mejor que se puede hacer, ya que una marca no registrada no te da a ti ningún derecho de exclusiva. Defender una marca no registrada es más difícil”.

¿Cómo defender una marca?

Por otro lado, manifiesta: “En Venezuela sí hay mecanismos para proteger las marcas. En primer lugar, se tienen los mecanismos de oposición y nulidad establecidos en la Ley de Propiedad Industrial. Si se revisan los artículos 99, 100 y 101 de la misma, se verá que se hablan de penas o sanciones”.

Además señala que “el acto de simular un empaque o la identidad comercial de un establecimiento lo sanciona la Ley Antimonopolio a través del decreto rango, valor y fuerza”.

Sin embargo, por las circunstancias expuestas previamente, indica que “lo más adecuado sería intentar tener un contacto privado con el infractor”.

De no obtener resultados, iniciar las acciones civiles, administrativas y/o penales pertinentes- siempre y cuando las condiciones lo permitan- y defender el derecho de uso exclusivo de una marca registrada.

Especialmente en un mundo que, por efecto de la globalización, plagiar o apropiarse de ideas parece ser tendencia.

Esta es una lista que lo demuestra

Mr. Patty, un establecimiento ubicado inicialmente en el parque Boyacá de El Rosal, municipio Chacao, al este de Caracas, originalmente se llama Patties Burger y es una cadena de comida rápida de Sao Paulo, en Brasil.

Otro ejemplo es Juan Andrés Café, un restaurante ubicado en la urbanización Los Chorros, también en la capital, el cual tomó el nombre de la marca internacional Juan Valdéz Café, cuya primera tienda se abrió en Colombia en el año 2002.

También está la cafetería Charlottes, que se encuentra en Valencia, estado Carabobo, cuya identidad toma los conceptos de dos marcas: Starbucks y Sweet and Coffee, una franquicia de Ecuador.

Continúan la misma línea

Su nombre proviene de Walgreens, una empresa estadounidense que opera como la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos detrás de CVS Health, según Wikipedia.

Maxidonas es un establecimiento muy conocido en Venezuela por vender donas 100% artesanales.